En los contratos art. 60 y, en general en todos aquellos contratos o convenios donde vaya a desarrollarse alguna actividad susceptible de apropiación de derechos, tenemos que tener en cuenta algunos conceptos:

Conocimientos previos: es todo resultado o conocimiento adquirido por el personal de la universidad con anterioridad a la realización del proyecto y propiedad de la universidad. Pueden ser resultados preexistentes y concretos (know-how, patente, software, modelo de utilidad, etc.) necesarios para el desarrollo de los trabajos o la explotación del resultado o bien experiencia probada, que son las capacidades desarrolladas por el grupo de investigación y que permiten llevar a cabo las tareas del proyecto.

Es imprescindible tener claro el objeto del contrato y los conocimientos previos que se poseen y que van a estar implicados en el desarrollo de los trabajos. Éstos deben de quedar claramente reflejados en el contrato y se ceden para el desarrollo de los trabajos, no para su explotación. Si se desean usar para la explotación de resultados y si se está en condiciones de cederlos, el contrato deberá contemplar la posibilidad de licencia a cambio de una contraprestación económica o negociarse después.

Resultados del proyecto: aquellos que aparecen identificados como tales en los informes o entregables facilitados a la parte contratante. 

Propiedad industrial e intelectual

-    Si se trata de resultados objeto de propiedad intelectual, durante la negociación del contrato se debe de tener claro qué tipo de obra es y quién participa en su creación, para determinar los derechos sobre su titularidad. Los derechos de propiedad intelectual que se ceden en un contrato a un tercero, son los derechos de explotación. El derecho moral pertenece al autor o autores que han creado la obra.

-    Si son resultados objeto de propiedad industrial y conforme al art. 21 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, el titular de los derechos para las Invenciones realizadas por el personal investigador en el ejercicio de las funciones que les son propias, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que estén vinculados a ellas será de la Universidad. Se exceptúan de la norma los contratos art. 60, donde deberá constar a quien pertenece la titularidad de los resultados. Independientemente de a quién pertenezcan los resultados, los inventores que hayan obtenido el resultado figurarán como tales en las patentes o modelos de utilidad.

A quién pertenecen los resultados

En el contrato debe quedar reflejado a qué parte pertenece la titularidad de los resultados, o si se comparte su titularidad y las condiciones de explotación. Además, debe de establecerse a quién corresponde realizar los trámites de protección, así como el procedimiento para hacer efectivo el mismo.

El art. 145 de los Estatutos de la UV indica que la titularidad de los resultados pertenece a la institución, salvo que sea consecuencia de la participación en contratos, convenios, programas o planes de investigación que establezcan un destino diferente de los resultados obtenidos. Así que en los contratos art. 60, pueden darse varias posibilidades: que los derechos de propiedad y/o explotación pertenezcan a la empresa, a la UV, o a ambas partes conjuntamente, dependiendo de las aportaciones de las partes.

En general, para los contratos de I+D hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1.    Si la entidad contratante financia totalmente la investigación a precio de mercado más un beneficio a determinar, es razonable que sea la propietaria de los derechos de propiedad y de su explotación.

2.    Si la parte contratante aporta una financiación que no cubre la totalidad del coste proyecto, o éste se basa en conocimientos o tecnologías que previamente tenía la universidad, la universidad puede retener la propiedad de resultados en todo o en parte y conceder a la entidad contratante una licencia de uso en condiciones que compensen su aportación al proyecto. Podría también negociarse una contraprestación económica adicional para la universidad, a cambio de la propiedad para la entidad contratante.

3.    En proyectos de investigación colaborativa lo deseable es que los derechos sobre los resultados pertenezcan a la parte que los genera. Si es inevitable compartir la propiedad, habrá que pactar las proporciones de titularidad que correspondan a cada parte, a través de un contrato de cotitularidad y explotación de resultados. Lo habitual es conceder a la otra parte, la posibilidad de explotar la parte de la tecnología o conocimiento propiedad de la UV a cambio de una contraprestación.

4.    En el caso de que un contrato financiado por la entidad contratante trate de optimizar una tecnología protegida por la universidad, los resultados y la titularidad de los derechos de propiedad resultantes de dicho contrato deberían ser de la universidad. La entidad contratante, en base a los recursos aportados, podría adquirir una opción preferente de licencia sobre los mismos.

5.    En el caso de los contratos de Estudio o Asesoramiento, suelen entregarse informes objeto de propiedad intelectual que serán propiedad de la entidad contratante, y no suponen ningún tipo de cesión o licencia de capacidades o resultados de I+D del grupo de investigación de la universidad.

6.    Para el caso particular de los contratos de formación, la información científica-técnica utilizada será propiedad del PDI que haya elaborado el material docente.

7.    En el caso de proyectos con subvenciones públicas:

o    Si la subvención la recibe la entidad contratante y subcontrata a la universidad, la titularidad de resultados deberá negociarse cómo un contrato art. 60 habitual, conforme a los puntos anteriores. 
o    Si la subvención la recibe la Universidad, los resultados le pertenecen y la otra parte podrá acceder a éstos mediante el pago de una compensación justa o licencias.
o    Si hablamos de proyectos colaborativos, habría que proceder conforme lo indicado en el punto 3.

8.    En cualquier caso, si la entidad contratante propietaria o copropietaria de los resultados, no estuviera interesada en alguno de ellos, debe de incluirse en el contrato la posibilidad de que la UV pueda obtener autorización para protegerlo a su nombre y cederlo o licenciarlo a quién le pueda interesar.

9.    Cuando en la ejecución de un proyecto se generen resultados que puedan ser protegibles y/o explotables, el PDI responsable deberá comunicarlo a la Sección de I+D+i Contratada a la mayor brevedad posible.

Es importante saber que, para evitar la competencia desleal y someterse a las reglas de la competencia que se establecen en el Tratado de la UE (Marco Comunitario sobre Ayudas Estatales de I+D+i (C323/12), para que los derechos sobre los resultados y su explotación pertenezcan a la entidad contratante, la universidad debe de prestar su servicio a precios de mercado o a un precio que refleje íntegramente sus costes, más un margen razonable.

Quién puede explotar: derechos de explotación y regulación de regalías

1.    La UV siempre retendrá una licencia no exclusiva, no transmisible y gratuita para el uso de los resultados con fines de investigación y docencia.

2.    Importante diferenciar entre el uso de los conocimientos previos o resultados generados durante el desarrollo del proyecto, de su explotación. Normalmente los conocimientos previos y los resultados se ceden entre las partes de forma gratuita para desarrollar el proyecto.

3.    Si los conocimientos previos son necesarios para la explotación del resultado, la universidad podrá conceder a la parte contratante una licencia no exclusiva e intransferible a cambio de una contraprestación económica. Es importante saber si esos conocimientos están en disposición de ser licenciados (patentes licenciadas en exclusiva a otra entidad contratante no podrían licenciarse). 

4.    Si la entidad contratante es titular de los resultados, pero su contribución al proyecto no se ha correspondido con el coste del mismo más un margen razonable de beneficios, entonces la entidad contratante debería satisfacer a la universidad la oportuna regalía. 

5.    Si la universidad es titular en todo o en parte de los resultados del proyecto, o existe cotitularidad, la entidad contratante podrá tener preferencia para obtener una licencia de explotación de los resultados propiedad de la universidad, a través de un contrato de licencia de explotación. En ocasiones, estas condiciones se incluyen en el clausulado del contrato.

6.    La forma de compensar a la universidad por derechos de explotación se realiza mediante el pago de porcentaje sobre beneficios, una cantidad fija (que puede ser inicial o periódica) o bien un sistema mixto.

¿Licencia o cesión de resultados?

Cuando el resultado sea, en todo o en parte, propiedad de la Universidad, ésta puede pactar con la entidad contratante, ceder o licenciar los derechos de explotación de sus resultados a favor de ésta.

-    La cesión supone un traspaso de titularidad sobre el bien (el titular del resultado lo “vende” a la otra parte, que lo “compra”. Por lo tanto, la propiedad de los derechos pasa del cedente al cesionario, siendo una transferencia permanente de derechos. Por norma general, la UV no cede los derechos sobre sus resultados.

-    La licencia es una autorización donde el titular del resultado (licenciante), a través de un contrato, autoriza a la otra parte para el ejercicio de los derechos de explotación (licenciatario). La propiedad de los derechos no cambia, pues siguen perteneciendo al licenciante, siendo una transferencia temporal de determinados derechos.

Las licencias pueden ser en exclusiva o no; debe identificarse el tiempo y el ámbito geográfico (donde puede el licenciatario explotar los resultados) y el uso que puede darle. Además, el licenciatario puede limitar el campo de uso de los derechos licenciados, así como los productos y servicios para los que se ha concedido la licencia.